Nachdem der Deutsche Bundestag am 10. Juni 2021 für den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (in der vom Rechtsausschuss geänderten Fassung) gestimmt hatte, hat der Entwurf am 25. Juni 2021 nun auch die zweite Beratung im Bundesrat passiert. Der Bundesrat hat beschlossen, zu dem Gesetzentwurf keinen Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses zu stellen. Damit muss das Gesetz nur noch ausgefertigt und verkündet werden. Bis auf einige Ausnahmen sieht das Gesetz grundsätzlich vor, dass die neuen Regelungen am Tag nach der Verkündung in Kraft treten.
Die Reform hat drei Schwerpunkte. Zum Ersten wird kodifiziert, dass der Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung ausnahmsweise aus Gründen der Verhältnismäßigkeit beschränkt werden kann. Zum Zweiten wird das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht durch eine Verfahrensstraffung besser mit dem Verletzungsverfahren vor dem Zivilgericht synchronisiert. Zum Dritten wird das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) im Patentprozess zur Anwendung gebracht.
Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
In § 139 Abs. 1 PatG wird nunmehr klargestellt, dass eine Patentverletzung nicht zwingend einen Unterlassungsanspruch auslöst, sondern dieser – in Ausnahmefällen – aus Verhältnismäßigkeitserwägungen beschränkt werden kann. Dies hat der Bundesgerichtshof bereits in seiner Entscheidung „Wärmetauscher“ aus dem Jahr 2016 im Grundsatz anerkannt, wobei er im dortigen Fall die Gewährung einer Aufbrauchfrist ablehnte. Durch den neuen § 139 Abs. 1 S. 3 PatG wird ausdrücklich bestimmt:
„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde.“
Mit dem erst durch den Rechtsausschuss aufgenommenen ausdrücklichen Verweis auf die Gebote von Treu und Glauben wurde klargestellt, dass bei der Beurteilung der Frage, ob eine den Unterlassungsanspruch ausschließende, ungerechtfertigte Härte vorliegt, eine Gesamtabwägung zu erfolgen hat, die gerade auch die berechtigten Interessen des Patentinhabers miteinbezieht. Dabei kann nach der Gesetzesbegründung ein berechtigtes Interesse des Verletzten an der Unterlassungsverfügung allerdings auch weniger stark ausgeprägt sein, wenn er nicht selbst entsprechende Produkte herstellt oder herstellen lässt, die mit dem patentverletzenden Produkt in direktem Wettbewerb stehen, sondern es ihm primär um die Monetarisierung seiner Rechte geht. In solchen Konstellationen kann eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs insbesondere dann in Betracht kommen, wenn eindeutig überzogene Lizenzforderungen durch den Unterlassungsanspruch als Druckmittel durchgesetzt werden sollen. Für eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs kann es auch sprechen, wenn dem Verletzer bei sofortiger Befolgung des Unterlassungsanspruchs ein außergewöhnlich großer Schaden entstehen würde, der völlig außer Verhältnis zum Wert des verletzten Patents stünde. Auch wenn ein Patent durch ein untergeordnetes Element eines Bauteils für ein komplexes Gesamtprodukt wie etwa ein Auto verletzt wird und die Umgestaltung dieses Elements einen hohen zeitlichen und wirtschaftlichen Aufwand verursachen würde, was eine längere Produktionseinstellung für das komplexe Produkt zur Folge hätte, die völlig außer Verhältnis zum Wert des verletzten Patents stünde, spricht dies gegen die unbedingte Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs. Weiter können subjektive Elemente eine Rolle spielen, etwa auf Seiten des Patentverletzers die Frage, ob er mögliche und zumutbare Vorkehrungen zur Vermeidung einer Patentverletzung etwa durch eine „freedom to operate“-Analyse getroffen hat. Schließlich kann die Berücksichtigung grundrechtsrelevanter Interessen Dritter für eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs sprechen, etwa wenn aufgrund eines Unterlassungsgebots wegen Verletzung eines Patents auf eine relativ unbedeutende Funktionalität eine komplette Infrastruktur, etwa ein Mobilfunksystem, lahmgelegt würde.
Rechtsfolge einer erfolgreichen Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist – siehe den Wortlaut der Norm „soweit“ – in erster Linie ein Teilausschluss des Unterlassungsanspruchs durch Gewährung einer angemessenen Umstellungs- oder Aufbrauchfrist, in Ausnahmefällen auch ein dauerhafter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs. Außerdem steht dem Verletzten bei teilweisem oder vollständigem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs ein Ausgleichsanspruch gegen den Verletzer zu, der durch eine weitere auf den Rechtsausschuss zurückgehende Änderung des Regierungsentwurfs zwingend ausgestaltet wurde. Der neue § 139 Abs. 1 S. 3 PatG lautet:
„In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren.“
Dabei kann nach dem neuen § 139 Abs. 1 S. 4 PatG der Verletzte in diesem Fall nach wie vor einen weitergehenden Schadensersatzanspruch gegen den Verletzer gemäß § 139 Abs. 2 PatG geltend machen:
„Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“
Dass die ausdrückliche Aufnahme des – nach der Rechtsprechung auch bislang schon zu beachtenden – Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in § 139 Abs. 1 PatG in der Praxis dazu führen wird, dass die Gerichte trotz Vorliegens einer Patentverletzung die Zuerkennung eines Unterlassungsanspruchs in einer nennenswerten Zahl von Fällen einschränken oder gar ablehnen werden, ist unwahrscheinlich. Dagegen sprechen nicht nur die häufige Betonung des absoluten Ausnahmecharakters der Einschränkungsmöglichkeit und der klarstellenden Natur der Kodifizierung in den Gesetzesmaterialien, sondern auch entsprechende Äußerungen aus der Richterschaft. So ging der Richter am Bundesgerichtshof Fabian Hoffmann in seiner Stellungnahme in der öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses im Februar nicht davon aus, dass die im Entwurf vorgesehene Verhältnismäßigkeitsprüfung an den Grundsätzen der mit der „Wärmetauscher“-Entscheidung beschrittenen Rechtsprechung etwas grundsätzlich ändern wird.
Bessere Synchronisierung von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren
Einen weiteren hervorzuhebenden Punkt stellt die angestrebte Verbesserung der Synchronisierung zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren dar. Aufgrund des Trennungsprinzips werden Verletzung und Rechtsbestand in Patentstreitsachen grundsätzlich von getrennten Spruchkörpern entschieden. Insoweit wird es gemeinhin als unbefriedigend empfunden, dass die Rechtsbestandsverfahren derzeit praktisch häufig eine wesentlich längere Zeit benötigen als parallele Verletzungsverfahren. Das Verletzungsgericht hat insoweit allenfalls die Möglichkeit, seinen Prozess wegen Vorgreiflichkeit des Rechtsbestandsverfahrens bis zu dessen Entscheidung auszusetzen. Es verbleibt jedoch ein Risiko, dass eine Patentverletzung ausgeurteilt wird, bevor der Rechtsbestand abschließend geklärt wurde (sog. „injunction gap“).
Hier schlägt der Entwurf eine Ergänzung der §§ 82 und 83 PatG vor, wonach ein besserer Gleichlauf von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren mittels Vorgabe von Schriftsatzfristen im Nichtigkeitsverfahren sowie der zeitnahen Übermittlung des qualifizierten Hinweises zur vorläufigen Auffassung des Bundespatentgerichts erreicht werden soll.
Ist ein auf das Streitpatent gestütztes paralleles Patentverletzungsverfahren anhängig, soll dabei der Hinweis dem Verletzungsgericht von Amts wegen übermittelt werden, und zwar innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage. Dies soll dem Verletzungsgericht die summarische Prüfung der Erfolgsaussichten des Nichtigkeitsverfahrens erleichtern. Vorgesehen ist gleichwohl lediglich eine Sollfrist. Diese Regelung soll übrigens erst nach neun Monaten nach der Verkündung in Kraft treten.
Den tatsächlichen praktischen Effekt wird man abzuwarten haben, zumal für eine effiziente Umsetzung eine Erhöhung der Kapazitäten des Bundespatentgerichts erforderlich erscheint. In jedem Fall wird es – noch mehr als bisher – darauf ankommen, eine zeitnahe Zustellung der Nichtigkeitsklage zu erreichen, damit die von diesem Zeitpunkt an laufende sechsmonatige Sollfrist für den qualifizierten Hinweis in Gang gesetzt wird.
Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Patentstreitsachen
Ein für die Praxis ganz wesentlicher Punkt ist daneben die Aufnahme eines Verweises auf die Regelungen zum Verfahrensschutz von Geschäftsgeheimnissen. Angesichts der anderen, rechtspolitisch durchaus aufgeladenen Themen scheint dieses Thema – zu Unrecht – bisweilen ein Schattendasein in der Diskussion zu führen.
Hintergrund ist, dass auch und gerade in Patentstreitsachen sowie in Zwangslizenzverfahren Geheimnisschutzinteressen der Parteien betroffen sein können, z.B. bei der Verteidigung, dass die eigenen Produkte technisch abweichend ausgestaltet sind, oder zur Darlegung von Einzelheiten im Rahmen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands. Auch für die Geltendmachung der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs spielen geheimhaltungsbedürftige Informationen regelmäßig eine Rolle, um beispielsweise den betrieblichen Schaden substantiiert darlegen zu können. Bislang wurde ein Geheimhaltungsinteresse lediglich punktuell berücksichtigt (z.B. in Besichtigungsverfahren, sog. „Düsseldorfer Modell“).
Mittel zur Umsetzung eines besseren Geheimnisschutzes ist ein Verweis auf die verfahrensrechtliche Behandlung von Geschäftsgeheimnissen im GeschGehG. Originär dient das GeschGehG dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor unerlaubter Erlangung, Nutzung und Offenlegung (§ 1 Abs. 1 GeschGehG). Der Verweis auf die „entsprechende“ Anwendung in Patentstreitsachen ist deshalb nicht ganz unproblematisch. Insoweit stößt man relativ schnell auf erste Fragen wie diejenige, was denn streitbefangene Informationen sein sollen, wenn es um eine Patentstreitsache und nicht um eine Geschäftsgeheimnissache geht, oder ob antragsberechtigte „Parteien“ z.B. auch einen Nebenintervenienten umfassen, der – z.B. in der Position als Hersteller der streitbefangenen Produkte – eigene Geschäftsgeheimnisse unter Wahrung der Geheimhaltung in den Prozess einführen will. Hier wird die Praxis eine ganze Reihe von Fragen zu klären haben, zumal das GeschGehG selbst noch recht jung ist und ganz eigene Fragen aufwirft.
Abseits dieser Übergangsfragen bietet die Neureglung eine ganze Reihe von nunmehr generell zugänglichen Schutzmaßnahmen, um Geschäftsgeheimnisse auch im Rahmen einer patentrechtlichen Auseinandersetzung schützen zu können. Nicht nur kann den am Prozess Beteiligten eine vertrauliche Behandlung aufgegeben und die Akteneinsicht beschränkt werden, es ist auch möglich, den Kreis der Wissensträger einzuschränken und die Öffentlichkeit von der mündlichen Verhandlung auszuschließen. Aufgrund der Notwendigkeit der Gewähr von rechtlichem Gehör ist insoweit allerdings kein kompletter Ausschluss des Gegners möglich. Weder ist ein „in camera“-Verfahren noch die Option „Counsel’s eyes only“ vorgesehen. Vielmehr ist mindestens einer natürlichen Person jeder Partei sowie ihren Prozessvertretern Zugang zu den geheimhaltungsbedürftigen Informationen zu gewähren. Diese müssen als geheimhaltungsbedürftig eingestufte Informationen allerdings vertraulich behandeln, und zwar auch nach Abschluss des Verfahrens. Damit stellen die nunmehr zur Verfügung stehenden Maßnahmen eine erhebliche Verbesserung der Möglichkeiten zur Geheimhaltung von Informationen in Patentstreitsachen dar.
